Выявление и документирование правонарушений и преступлений, связанных с незаконным использованием товарного знака

Выявление и документирование правонарушений и преступлений, связанных с незаконным использованием товарного знака

• Введение
• Глава 1. Сущность товарного знака и особенности правового регулирования его использования в Российской Федерации
• 1.1 Понятие и классификация товарного знака
• 1.2 Порядок использования товарного знака в РФ
• Глава 2. Характеристика правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака
• 2.1 Понятие и виды правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака
• 2.2 Типовые способы совершения правонарушений
• Глава 3. Характеристика сведений, которые подлежат доказыванию в ходе выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака
• 3.1 Общие процессуальные сведения и сведения, свидетельствующие о факте совершения правонарушения
• 3.2 Сведения, указывающие на лиц, совершивших правонарушения и их умысел
• Заключение
• Список использованной литературы

Преступления и правонарушения, связанные с незаконным использованием товарного знака, создают реальную угрозу экономической безопасности общества, жизни и здоровью граждан.

Уголовно-правовую защиту объектов интеллектуальной собственности обеспечивает ст. 146 Уголовного кодекса РФ (нарушение авторских и смежных прав).

На самом же деле этот вопрос крайне серьезен, т.к. бьет по главному — по престижу нашей страны в мировом сообществе и по морали каждого гражданина, желающего жить в правовом государстве, в цивилизованной стране.

Переход России к рыночной экономике потребовал реформирования законодательства, регулирующего конкурентные отношения. Нормальное и эффективное развитие хозяйственного механизма возможно лишь при условии соблюдения конкурирующими субъектами предпринимательства определенных рамок, границ поведения на рынке. В качестве одного из важнейших инструментов обеспечения здоровой конкуренции выступают средства индивидуализации, в том числе и товарный знак. Кроме того, необходимость защиты средств индивидуализации обусловлена процессом вхождения российской экономики в мировой рынок. Незащищенность иностранных товарных знаков на российском рынке значительно снижает его привлекательность для иностранных инвестиций, направленных на развитие производства. Вместе с тем недостаточный уровень борьбы с посягательствами на исключительные права владельцев товарных знаков позволяет импортировать в Россию огромное количество низкокачественных товаров, незаконно маркированных чужими знаками.

Все это определяет актуальность данной работы.

Вопросами уголовно-правовой защиты средств индивидуализации в той или иной мере занимались такие авторы, как В. Н. Бондарев, А. Ф. Быкодорова, Б. В. Волженкин, А. В. Галахова, Л. Д. Гаухман, Ю. Т. Гульбин, Е. В. Демьяненко, М. В. Евдокимова, О. Г. Карпович, А. А. Козлов, В. А. Кондрашина, О. А. Дворянкин, Л. Г. Кравец, В. Н. Лопатин, Н. А. Лопашенко, В. М. Мельников, Т. В. Пинкевич, М. Ю. Прокш, С. А. Склярук, Н. С. Таганцев, Ю. В. Трунцевский, П. А. Филиппов, И. В. Шишко, П. С. Яни и др.

Впервые на монографическом уровне комплексное научное исследование, посвященное вопросам уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака, было осуществлено в 1999 г. С. А. Скляруком. Содержание его диссертационной работы «Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака» явилось теоретической основой для последующих работ. Практически одновременно (в 2000 г.) А. Ф. Быкодорова в своем исследовании «Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака» разработала самостоятельное направление исследования, отличавшееся, на наш взгляд, большей практической направленностью. Также в 2000 г. увидела свет работа Т. В. Пинкевич «Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака». Важным вкладом в изучение проблем уголовно-правовой защиты средств индивидуализации явились работы Ю. В. Трунцевского, в особенности исследование вопросов имплементации норм международного права, направленных на охрану интеллектуальной собственности.

В 2003 г. исследования данной темы были продолжены. Е. В. Демьяненко в своей работе «Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака» предлагала ввести в диспозицию статьи 180 УК РФ такой признак, как цель сбыта. М. Ю. Прокш в своем исследовании «Уголовно-правовая охрана товарного знака в случае недобросовестной конкуренции» обосновывал целесообразность декриминализации нормы об уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки, а также о введении такой санкции, как конфискация контрафактной продукции.

Последней работой по данной теме является диссертационное исследование В. А. Кондрашиной «Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака по законодательству России и зарубежных стран». В работе В. А. Кондрашиной, как видно из названия, акцент сделан на сравнительно-правовой анализ законодательства, устанавливающего ответственность за незаконное использование товарного знака, разных стран.

Несмотря на то, что данная тема привлекает внимание научного сообщества, она все еще является малоисследованной. Это обусловлено не низким качеством проводимых исследований, а большим количеством требующих изучения вопросов.

Целью данной работы является выявление и документирование правонарушений и преступлений, связанных с незаконным использованием товарного знака.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

— рассмотреть сущность товарного знака и особенности правового регулирования его использования в Российской Федерации

— дать характеристика правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака

— дать характеристика сведений, которые подлежат доказыванию в ходе выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака.

Глава 1. Сущность товарного знака и особенности правового регулирования его использования в Российской Федерации

1.1 Понятие и классификация товарного знака

Что включает в себя понятие товарного знака. Российский рынок по сравнению с западным уникален по многим аспектам. Не стал исключением и такой объект промышленной собственности как товарный знак. Во всем мире исторически он называется «trade mark», что переводится как товарная марка. В России же еще с советских времен этот объект называется товарный знак.

Различие в названиях приводит к некоторой путанице среди российских бизнесменов, особенно у производителей, занимающихся импортом или экспортом товаров. К этой особенности добавляется существование на рынке таких понятий как бренд, логотип и торговая марка (часто, при поиске в Интернете, в строчки поисковиков забиваются даже такие фактически неточные сочетания как «бренд товарный знак» или «логотип товарный знак»). Нередко используются и словосочетания фирменный товарный знак или коммерческое обозначение.

Однако пусть Вас не вводит в заблуждение такое разнообразие понятий. Все они синонимы товарного знака.

При этом до получения свидетельства о регистрации чаще используется термин обозначение товарного знака. А уже после регистрации будет правильно говорить товарные знаки и знаки обслуживания.

Итак, в соответствии с определением, товарный знак и знаки обслуживания — это обозначение, которое отличает товары и услуги одного производителя от товаров и услуг других производителей. На практике, товарный знак — это обозначение, которым владелец товарного знака закрепляет за собой определенный сектор рынка, в котором можно играть по своим правилам. Такая монополия дает множество преимуществ в бизнесе.

При этом владелец товарного знака — это юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или объединение лиц (в последнем случае владельцы получают на выходе коллективный товарный знак).

Товарные знаки действуют не вообще, а в отношении конкретных товаров и услуг (т.е. предварительно проводится классификация товарных знаков). Другими словами, чтобы правильно определить объем правовой охраны Вашего товарного знака, важно правильно проклассифицировать виды деятельности Вашей организации, в отношении которых товарный знак будет использоваться. Делается это в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ).

Товарный знак как средство индивидуализации стимулирует потребителя покупать товары определенных производителей. Будучи связующим звеном между изготовителем и покупателем, он способствует оборотоспособности товаров, обеспечивая функцию рекламы. Поэтому исключительное право на товарный знак является весьма уязвимым и часто нарушаемым.

Защита прав на товарные знаки, которые помогают индивидуализировать товары (работы, услуги) компаний и предпринимателей, может осуществляться как до, так и после регистрации самого знака (логотипа, торговой марки, бренда). Если, например, Роспатент (официальное название — Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) даст вам отказ по заявке о регистрации или признает ее отозванной, то вы вправе подать возражения в Палату по патентным спорам. Срок на обжалование — три месяца со дня получения заявителем такого решения или запрошенных материалов, противопоставленных заявке.

Но все же в любом случае исключительные права на товарный знак появляются у заявителя только после его регистрации. Это, в частности, означает, что отныне никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых он был зарегистрирован (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Действия по защите нарушенных прав предпринимает сам правообладатель или обладатель лицензии на товарный знак. Его незаконное использование влечет гражданскую, административную или уголовную ответственность.

Товарный знак — надежная защита от недобросовестных конкурентов. Только исключительное право на товарный знак позволит Вам запретить конкурентам использовать Ваш знак или обозначение, похожее на него, а также требовать возмещения ущерба.

Виды товарных знаков

Различают следующие основные виды товарных знаков (типы товарных знаков):

Пример товарного знака:

Дадим краткую характеристику товарных знаков:

Кроме того, товарные знаки могут быть музыкальными и обонятельными.

Где можно посмотреть образцы товарных знаков? Регистрацией товарных знаков в нашей стране занимается Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Реестр товарных знаков (перечень товарных знаков) на сайте ФИПС содержит образцы товарных знаков. База данных зарегистрированных товарных знаков или информация о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания является общедоступной.

В каком виде лучше регистрировать товарный знак? Регистрировать нужно в том виде, в котором планируется дальнейшее использование товарного знака. Но бывают ситуации, когда для более широкой защиты необходимо регистрировать обозначение одновременно в различных видах.

Предварительная проверка товарного знака

Получение свидетельства о регистрации — процесс долгий. Чтобы исключить вероятность получения через год или 1,5 года решения об отказе в регистрации товарного знака по причине наличия похожего обозначения у другой компании, прежде чем начать регистрацию нужно проверить товарный знак, в чем поможет база данных товарных знаков.

Существует два вида предварительной экспертизы: экспресс-поиск и глубокий (полный) поиск. Во время экспресс-поиска в течение 1−2 рабочих дней просматривается база товарных знаков (государственный реестр товарных знаков), зарегистрированных в РФ, и международных товарных знаков, действующих на территории РФ. При проведении глубокого поиска, помимо базы зарегистрированных товарных знаков, поиск товарных знаков осуществляется также по базе заявок на регистрацию

Международный товарный знак

Российские товарные знаки, т. е. зарегистрированные на территории России, действуют только в России. Если Вы экспортируете свой товар или услугу, Вам требуется международный товарный знак.

Международная процедура регистрации по Мадридской системе такова, что для регистрации международного товарного знака необходимо сначала зарегистрировать товарный знак в РФ или подать российскую заявку.

Использование товарного знака

Свидетельство о регистрации — это, по сути, разрешение на использование товарного знака. Однако после регистрации товарный знак нуждается в «обслуживании» .

Срок действия товарного знака 10 лет, поэтому по истечении этого срока необходимо осуществлять продление товарного знака .

Если знак начинает использоваться не в том виде, в каком зарегистрирован — необходимо внесение изменений в товарный знак.

При изменении реквизитов владельца товарного знака, правообладатели товарных знаков обязаны сообщать об этих изменениях в ФИПС. Для чего это нужно? Для того чтобы через определенный срок не узнать, что Ваш товарный знак не действует, или его нельзя использовать или что наступило прекращение правовой охраны товарного знака. Правовая охрана товарного знака так же может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Как можно использовать товарный знак?

Во-первых, товарный знак, как и любую собственность, можно продавать (уступка прав на товарный знак). Продажа товарного знака (уступка торговой марки, уступка товарного знака) осуществляется по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договор купли-продажи товарного знака). В этом случае заключается договор отчуждения товарного знака (договор уступки товарного знака)

Во-вторых, можно оформить использование товарного знака на определенных условиях — для этих целей существует договор на использование товарного знака (лицензионный договор на товарный знак или договор коммерческой концессии). Можно передавать в залог исключительное право на товарный знак (договор залога).

И, наконец, может осуществиться передача прав на товарный знак по наследству (переход исключительного права на товарный знак).

1.2 Порядок использования товарного знака в РФ

Правовая охрана товарного знака в РФ начинается с его государственной регистрации в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ (IV часть) или в силу международных договоров РФ.

Только зарегистрированное в качестве товарного знака или знака обслуживания обозначение может выполнять свою главную функцию — отличительную и, что особенно важно — под охраной государства. Поэтому для крупного бизнеса и при импортно-экспортном характере деятельности дилемма не возникает. Незарегистрированное обозначение товарным знаком не является, но, казалось бы, может быть использовано в рекламе и фирменной символике на страх и риск владельца. Однако, поскольку сама принадлежность кому-то в этом случае нигде не зарегистрирована и никем не охраняется, то вероятность возникновения коллизий на этой почве весьма велика.

Прежде всего для регистрации товарного знака необходимо подать заявку в Государственное патентное ведомство РФ.

В Государственном патентном ведомстве РФ поступившей заявке присваивается регистрационный номер, затем проводится формальная экспертиза заявки.

Формальная экспертиза подразумевает «проверку содержания заявки, оплаты пошлины за подачу заявки, наличие необходимых документов, а также соответствия их оформления установленным требованиям. Формальная экспертиза заявки проводится в месячный срок с даты ее поступления в Патентное ведомство» .

Данный срок может быть продлен, если заявителю будет направлен запрос экспертизы. Заявитель должен ответить на запрос экспертизы в течение двух месяцев с момента его получения.

Если после формальной экспертизы будет получен положительный результат, то заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмотрению с уведомлением о дате поступления заявки и дате приоритета товарного знака.

При положительном результате формальной экспертизы по заявке проводится экспертиза заявленного обозначения, включающая: проверку товарного знака на отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации, она подразумевает:

§ «поиск тождественных и сходных ранее зарегистрированных товарных знаков;

§ определение степени сходства заявленного и выявленных в процессе поиска обозначений,

§ однородность заявленных товаров и услуг, товарам и услугам, для которых зарегистрированы выявленные товарные знаки"

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения заявителю могут быть направлены запросы для уточнения материалов заявки или решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию.

Срок рассмотрения заявки может составлять 10−12 месяцев.

При вынесении положительного решения, после оплаты пошлины производится регистрация товарного знака в Государственном реестре, после чего сведения о регистрации товарного знака публикуются в бюллетене «Товарные знаки», ежемесячно издаваемом Российским Патентным ведомством.

Выдача свидетельства производится через 1 мес после поступления в Патентное ведомство документа, подтверждающего оплату пошлины. Свидетельство на товарный знак действительно в течение 10 лет. Срок действия Свидетельства может многократно продлеваться.

Глава 2. Характеристика правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака

2.1 Понятие и виды правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака

Товарный знак как средство индивидуализации стимулирует потребителя покупать товары определенных производителей. Будучи связующим звеном между изготовителем и покупателем, он способствует оборотоспособности товаров, обеспечивая функцию рекламы. Поэтому исключительное право на товарный знак является весьма уязвимым и часто нарушаемым.

Защита прав на товарные знаки, которые помогают индивидуализировать товары (работы, услуги) компаний и предпринимателей, может осуществляться как до, так и после регистрации самого знака (логотипа, торговой марки, бренда). Если, например, Роспатент (официальное название — Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) даст вам отказ по заявке о регистрации или признает ее отозванной, то вы вправе подать возражения в Палату по патентным спорам. Срок на обжалование — три месяца со дня получения заявителем такого решения или запрошенных материалов, противопоставленных заявке.

В силу закона (в частности VI части Гражданского Кодекса РФ) несанкционированное правообладателем использование товарного знака другим хозяйствующим субъектом, противоречащее положениям п. 2 ст. 4 этого Закона, является нарушением законодательства по товарным знакам и основанием для применения мер ответственности. Подобные действия являются также актом недобросовестной конкуренции. Поэтому владельцу товарного знака, права и интересы которого нарушены, предоставляется защита от таких нарушений в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции. Это следует из анализа понятия недобросовестной конкуренции, которое дано в Законе РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее — Закон о конкуренции) и в Парижской конвенции по охране промышленной собственности .

Понятие «недобросовестная конкуренция» определяется как любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации (ст. 4 Закона о конкуренции).

Использование чужого товарного знака в какой-либо форме независимо от способа такого использования — это активное поведение на рынке. Хозяйствующими субъектами, которые могут быть признаны нарушителями, являются российские и иностранные коммерческие организации (их объединения), некоммерческие организации (за исключением тех, которые не занимаются предпринимательской деятельностью), а также индивидуальные предприниматели. Как отмечает К. Тотьев, субъектами таких действий не могут быть органы исполнительной власти и местного самоуправления, поскольку они вообще не участвуют в предпринимательской деятельности, а следовательно, и в непосредственной конкурентной борьбе на рынке.

Использование чужого товарного знака противоречит действующему законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Противоречие действий какого-либо хозяйствующего субъекта положениям закона делает их противоправными, независимо от того, входят ли нормативно — правовые акты, положения которых были нарушены, в состав законодательства о недобросовестной конкуренции.

Несколько сложнее обстоит дело с определением противоречия такому понятию, как обычай делового оборота. Обычаи делового оборота — это сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе (п. 1 ст. 5 ГК). В действующем законодательстве предусмотрено, что обычаи делового оборота применяются наравне с нормативными актами и условиями договоров. Правовое значение обычаев делового оборота заключается, кроме всего прочего, в том, что эти обычаи служат одним из эталонов добросовестной конкуренции.

Таким образом, под обычаем делового оборота, который может быть применен судом при разрешении спора, вытекающего из предпринимательской деятельности, следует понимать не предусмотренное законодательством или договором, но сложившееся, т. е. достаточно определенное в своем содержании, широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, например традиции исполнения обязательств и т. п. Обычай делового оборота может быть применен независимо от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе, например опубликован в печати, изложен во вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства, и т. п. (п. 4 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Очевидно, что признавать какое-то правило поведения обычаем делового оборота может суд. Но в силу, например, п. 1 ст. 27 Закона о конкуренции рассматривать факты нарушения антимонопольного законодательства и принимать по ним решения и предписания в пределах своей компетенции вправе федеральный антимонопольный орган. Таким образом, кроме суда владелец товарного знака вправе обращаться в Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. В этом случае органом, который вправе признавать или не признавать то или иное правило поведения сложившимся в качестве обычая делового оборота, является МАП России.

Но придерживаясь формулировки Закона о конкуренции, мы приходим к выводу, что использование чужого товарного знака явно противоречит обычаям делового оборота, поскольку несанкционированное использование чужих знаков не может быть признано добросовестной конкуренцией между субъектами хозяйственной деятельности. Эти действия явно недобросовестны по отношению к владельцу знака (своему конкуренту). Каждый субъект должен сам и своими силами продвигать свой товар на рынок, добиваться его высокой репутации, а не пользоваться достижениями других для увеличения продаж или популярности своего продукта.

Целью недобросовестных конкурентных действий является приобретение необоснованных преимуществ.

При осуществлении предпринимательской деятельности получение обоснованных преимуществ за счет лучшей ее организации, меньших издержек и высокого качества продукции вполне допустимо. Более того, эти преимущества предполагаются самим наличием конкурентного механизма на товарном или ином рынке. В контексте ст. ст. 4, 10 Закона о конкуренции под обоснованными преимуществами можно понимать выгоды предпринимателей, ставшие результатом наилучшего, по сравнению с конкурентами, использования факторов хозяйственной деятельности. Выгоды, полученные иным путем и с использованием противоправных приемов, можно считать необоснованными.

Проявления недобросовестной конкуренции могут причинить (или причиняют) убытки другим конкурирующим предпринимателям либо нанести ущерб их деловой репутации.

Таким образом, в Российской Федерации для пресечения недобросовестной конкуренции наличие фактически наступившего ущерба не является обязательным. Нарушением признается само действие хозяйствующего субъекта, которое противоречит законодательству. Наличие вреда должно доказываться только в том случае, если пострадавшая сторона требует возмещения убытков. Это же относится и к деловой репутации правообладателя.

Вследствие несанкционированного использования чужого товарного знака происходит необоснованное формирование и поддержание потребительского интереса к продукту, производимому или реализуемому нарушителем. Нарушитель, используя чужой товарный знак, обеспечивает сбыт своей продукции. Зачастую такая продукция производится кустарным способом, без дополнительных затрат на рекламу, дорогостоящее оборудование и качественное сырье, в результате чего она на несколько порядков может быть дешевле оригинальной. Соответственно, на несколько порядков ниже и ее качество. Тем самым происходит уменьшение спроса на оригинальные продукты (товары) владельца знака, их вытеснение с рынка в той части спроса, в которой спрос удовлетворяется реализацией незаконного продукта нарушителя. Владелец товарного знака несет убытки, как правило, в виде упущенной выгоды, которая определяется в ст. 15 ГК как неполученные доходы, которые лицо (владелец знака) получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Владельцу товарного знака кроме убытков наносится ущерб деловой репутации, так как низкое качество товара «нарушителя» может создавать у потребителя негативное отношение и к оригинальному знаку, которым маркируется такой товар.

Недобросовестная конкуренция осуществляется в формах, перечень которых дан в ст. 10 Закона о конкуренции.

Указывая такую форму недобросовестной конкуренции, как продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг, законодатель относит продажу товара с незаконным использованием чужого товарного знака к формам недобросовестной конкуренции. Перечень форм недобросовестной конкуренции, который дан в Законе, не является исчерпывающим. К ним можно отнести любые недобросовестные действия конкурентов, противоречащие законодательству и направленные на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности.

Из п. 2 ст. 2 Закона о конкуренции, который регулирует его применение к отношениям, связанным с объектами исключительных прав, возникает противоречие. Эта норма устанавливает, что Закон не распространяется на отношения, связанные с объектами исключительных прав, за исключением случаев, когда соглашения, связанные с их использованием, направлены на ограничение конкуренции. Но, с другой стороны, по ст. 10 Закона о конкуренции определяющим признаком является не наличие соглашения, а реализация (продажа) товара (работы, услуги) с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности, в том числе товарных знаков. Кроме того, незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, в частности товарных знаков, полностью отвечает всем признакам недобросовестной конкуренции, которая находится в сфере регулирования Закона о конкуренции.

Это противоречие должно быть снято путем приведения ст. 2 Закона о конкуренции в соответствие со ст. ст. 4, 10 этого же Закона.

Статья 10(bis) Парижской конвенции относит несанкционированное использование чужого товарного знака к акту недобросовестной конкуренции. В соответствии с п. п. 2, 3 этой конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах; подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Положения ст. 10(bis) Парижской конвенции определяют акты недобросовестной конкуренции как всякие акты конкуренции, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Это общее определение недобросовестной конкуренции. Под понятием «противоречие честным обычаям в промышленных и торговых делах» следует понимать противоречие обычаям делового оборота и законодательству соответствующего государства. Подобный критерий не ограничивается честными обычаями, существующими в стране, где испрашивается охрана против недобросовестной конкуренции. Пункт 3 ст. 10(bis) Парижской конвенции дает примеры действий, которые следует считать актами недобросовестной конкуренции и которые должны быть запрещены. Приведенный в этой статье перечень актов недобросовестной конкуренции не является исчерпывающим, а представляет лишь минимум примеров.

Непосредственно на рассматриваемые отношения распространяется первый пример действий, который к недобросовестной конкуренции относит всевозможные действия, способные вызвать смешение каким бы то ни было образом в отношении предприятий, изделий или промышленной или торговой деятельности конкурента. Такое смешение может возникнуть в результате использования товарных знаков конкурентов, идентичных или сходных с ними. При этом не имеет значения, действовал ли нарушитель виновно или нет, хотя факт отсутствия вины может влиять на применяемые санкции.

От выбора владельцем товарного знака законодательства для защиты своего права (в рамках гражданско — правового способа защиты или в рамках законодательства, регулирующего защиту от недобросовестной конкуренции) зависит, в частности, применение как материальной базы, регулирующей основание и размер ответственности за подобные нарушения, так и процедуры защиты.

2.2 Типовые способы совершения правонарушений

Давно известно, что товарный знак, завоевавший доверие покупателей, является некой гарантией высокого качества выпускаемых товаров. Именно поэтому компаниям так важно защитить свой товарный знак, причем нередко делать это приходится в судебном порядке. Рассмотрим типичные спорные ситуации, связанные с регистрацией товарного знака и его незаконным использованием.

Для того чтобы обладать исключительным правом на использование товарного знака, его необходимо зарегистрировать. При этом товарный знак будет считаться юридически защищенным только на территории той страны, в которой он зарегистрирован, и только применительно к тем товарам, в отношении которых он зарегистрирован.

Международная регистрация товарного знака по заявке российских компаний возможна только после того, как этот знак будет зарегистрирован в России. По состоянию на 30 апреля 2003 года участниками Мадридского соглашения и Протокола к нему является 71 государство.

Товарные знаки позволяют отличать сходные товары (работы, услуги) одних предприятий и частных лиц от товаров (работ, услуг) других.

Споры, связанные с регистрацией товарного знака

В регистрации товарного знака может быть отказано на основании положений статей 6 и 7 Закона о товарных знаках.

Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары (в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность, время, место, способ производства или сбыта);

государственных гербов, флагов и т. п.

Пример 1

Первоначальная регистрация по заявке компании ОАО «Концерн «Калина» товарного знака «Фтородент — Ftorodent» была отменена Роспатентом. Основанием стал вывод о том, что наименование «Фтородент — Ftorodent» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида и указывает на качество и свойство товара — зубную пасту, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя конкретного производителя.

Суд поддержал эти доводы и указал на то, что в течение многих лет (еще до распада СССР) название «Фтородент» не обладало индивидуализирующей функцией, присущей товарному знаку, и зубная паста под этим названием выпускалась разными предприятиями более десяти лет. Наименование «Фтородент» указывает на наличие в зубной пасте фтора (ftor), который оказывает лечебно-профилактическое действие на твердые ткани зубов — «дент» (dent) (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.06.01 № КГ-А40/3119−01).

Необходимым условием регистрации товарного знака является его новизна. Например, в качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или «сходные до степени смешения» с товарными знаками, заявка на регистрацию которых была подана раньше другим предприятием (частным лицом) в отношении тех же товаров. Это предприятие (частное лицо) имеет приоритетное право на использование товарного знака.

Пример 2

Апелляционная палата Роспатента рассмотрела возражения иностранной компании — владельца товарного знака «GIORGIO ARMANI» — против регистрации российской фирмой товарного знака «GIANNI ARMANI», который мог указываться на производимых ею тканях, одежде и обуви. Иностранная компания основывала свои возражения на том, что товарный знак «GIANNI ARMANI» воспроизводит фамилию всемирно известного модельера и сходен до степени смешения с каждым из принадлежащих иностранной компании международных товарных знаков «ARMANI», «GIORGIO ARMANI», «AX ARMANI EXCHANGE», также используемых на тканях, одежде и обуви.

Апелляционная палата Роспатента согласилась с этими доводами и отменила регистрацию товарного знака «GIANNI ARMANI» .

В качестве товарных знаков также не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные:

названию известного в России произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения без согласия обладателя авторского права;

фамилии, псевдониму известного лица без согласия этого лица (или его наследников);

фирменному наименованию (его части) российской компании (в отношении однородных товаров), которое было зарегистрировано до подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Пример 3

ООО «Торгово-производственная фирма «1000 мелочей» обратилось в суд с требованием признать недействительной регистрацию компанией ЗАО «Лаверна» товарного знака «1000 мелочей». Суд поддержал истца, указав на то, что фирма «1000 мелочей» была зарегистрирована задолго до регистрации ЗАО «Лаверна» товарного знака. При этом фирма «1000 мелочей» оказывает услуги, являющиеся однородными к тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак: по 35-му классу — демонстрация товаров, стимулирование сбыта товара (для третьих лиц), организация и проведение выставок с коммерческими и рекламными целями; по 36-му классу — посредничество (представление агентов-посредников); по 42-му классу — реализация товаров. Поскольку регистрация товарного знака произведена с нарушением ст. 7 Закона о товарных знаках, она была признана неправомерной (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.08.01 № КГ-А40/3913−01).

Следует отметить, что большинство разногласий, связанных с вопросами регистрации товарных знаков, не доходят до арбитражного суда, а разрешаются Палатой по патентным спорам Роспатента. Основную же часть судебных разбирательств составляют дела о незаконном использовании товарных знаков.

Нарушение прав на товарный знак

Как уже указывалось, правовая охрана товарного знака возможна только в том случае, если он зарегистрирован. При этом исключительное право владельца на товарный знак определяется в отношении тех товаров и услуг, которые перечислены в свидетельстве на товарный знак.

Пример 4

ООО «Ювелюкс» обратилось в суд с требованием обязать ООО «Векста» прекратить использовать товарный знак «МАСКА». Суд отказал в иске, мотивировав это тем, что ООО «Ювелюкс» зарегистрировало товарный знак «МАСКА» в отношении продажи ювелирных изделий, в то время как ООО «Векста» занимается реализацией одежды и использует товарный знак «МАСКА» на вывеске. Таким образом, компании используют одно и то же обозначение в отношении разных товаров, которые согласно Международной классификации товаров и услуг не являются однородными. С учетом видов реализуемых товаров применяемый фирмами товарный знак способен отличать услуги одной компании от услуг другой, в связи с чем потребители не могут быть введены в заблуждение (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.11.02 № КГ-А40/7269−02).

Часто бывает так, что конкуренты используют не точно такой же товарный знак, как у его владельца, а очень похожий. В таких случаях владелец оригинального товарного знака должен доказать, что товарные знаки схожи до степени смешения и могут вводить покупателей в заблуждение в отношении товара и его производителя.

Пример 5

Компания «Бакарди энд Компани Лимитед» обратилась в суд с требованием запретить ООО «Глобус» использовать для маркировки выпускаемых им алкогольных напитков название «MARTINO», сходного до степени смешения с товарным знаком «MARTINI», владельцем которого является компания. «Бакарди энд Компани Лимитед» зарегистрировала свой товарный знак в России, и, по ее мнению, продажа напитка со сходным названием является нарушением прав на товарный знак.

Заключение

Федерального института промышленной собственности подтвердило, что названия «MARTINI» и «MARTINO» сходны до степени смешения и могут вводить в заблуждение потребителей в отношении товара и его производителя (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.10.01 № 3393).

Таким образом, нарушителями могут быть не только фирмы, которые самостоятельно произвели товары и использовали на них чужой товарный знак, но и компании, реализующие или хранящие эти товары. В последнем случае, однако, потребуется доказать, что товары хранились с целью их дальнейшей продажи, а не для собственного потребления.

Пример 6

Изготовитель заменителя сахара обратился в суд с иском к фирме, на складе которой хранилась продукция, маркированная его товарным знаком. Фирма не признавалась в нарушении, ссылаясь на то, что она лишь предоставила свои склады для хранения товара. Однако было установлено, что она направила нескольким розничным магазинам предложения о продаже указанного заменителя сахара и проекты соответствующих договоров. В связи с этим суд указал на то, что целью фирмы была последующая реализация продукции, а это является нарушением права истца на товарный знак (п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.97 № 19).

Хранение продукции с товарным знаком другой фирмы само по себе не может считаться нарушением. Если организация просто предоставила свои помещения для складирования товара, а продать его намеревается другая фирма, то именно продавец будет являться нарушителем.

В то же время из анализа законодательства следует, что импорт товаров, на которых использован товарный знак без согласия его владельца, является нарушением прав на этот товарный знак независимо от цели ввоза товаров. Такой же вывод сделан в Методических рекомендациях по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков (утв. письмом ГТК России от 29.05.03 № 01−06/22 096).

Очевидно, что работать под известным товарным знаком намного выгоднее, нежели затрачивать огромные средства на «раскрутку» собственного бизнеса и поддержку его стабильности. Поэтому в настоящее время широкое распространение в предпринимательской сфере получили сделки, связанные с передачей права на использование товарного знака. Между тем при неправильном оформлении таких сделок нередко возникают спорные ситуации, разрешать которые приходится в суде.

Глава 3. Характеристика сведений, которые подлежат доказыванию в ходе выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака

3.1 Общие процессуальные сведения и сведения, свидетельствующие о факте совершения правонарушения

Помимо систематизации и кодификации материально-правовых норм о гражданских правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации значительное внимание государства направлено на улучшение правоохранительной деятельности компетентных органов, направленной на реализацию публично-правовой ответственности за нарушение исключительных прав.

В данной главе, исходя из предметной компетенции арбитражных судов РФ, рассматриваются некоторые вопросы привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака. Надлежащей реализации указанного вида ответственности во многом способствует эффективная процессуальная деятельность административных органов Ї полноценных сторон судопроизводства в арбитражных судах РФ (заявителей по делам о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность).

Основания административной ответственности, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении, должны быть доказаны в надлежащей процедуре доказывания с применением положений главы 26 КоАП РФ. Недоказанность обстоятельств, на основании которых было вынесено решение (постановление) по делу об административном правонарушении, является основанием для его отмены (п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ). Бремя доказывания упомянутых обстоятельств распределяется по делам, разрешаемым арбитражными судами РФ, в соответствии с правилами арбитражного процессуального законодательства.

На практике одной из ключевых задач реализации института административной ответственности за незаконное использование товарного знака остается правильное установление признаков объективной стороны административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ.

Согласно действующему законодательству, нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ.

Когда существо вменяемого лицу, привлекаемому к административной ответственности, правонарушения состоит в использовании этим лицом чужого товарного знака без согласия правообладателя, у заявителя (административного органа), обращающегося в арбитражный суд, как правило, не возникает серьезных проблем в доказывании признаков объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ.

В подобной ситуации задачей уполномоченного на возбуждение дела об административном правонарушении должностного лица является соблюдение процессуальных требований КоАП РФ к сбору и фиксации доказательств события административного правонарушения, реализация права на защиту для лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении. Разумеется, основное доказательство события административного правонарушения (наличия признаков объективной стороны деяния, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ) — факт ввода в гражданский оборот контрафактных товаров.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак (или сходное с ним до степени смешения обозначение), являются контрафактными.

Заявитель, обращающийся в арбитражный суд, доказывает факт ввода в гражданский оборот контрафактных товаров (т.е. наличие признаков объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ) путем представления суду доказательств того, что:

1) изготовителем спорных товаров, обозначенных товарным знаком, является не сам правообладатель либо лицо, получившее от правообладателя право обозначать свой товар соответствующим товарным знаком (при установлении «классической контрафакции», иными словами, подделок под оригинальную продукцию, обозначенную товарным знаком);

2) либо оригинальная продукция правообладателя товарного знака была ввезена на таможенную территорию Российской Федерации без согласия правообладателя (при так называемом сером импорте). Доказательствами классической контрафакции являются сравнительные исследования образцов спорной продукции с образцами оригинальной продукции, товароведческие экспертизы и т. п. Доказательствами применения схемы «серого импорта» служат соответствующие документы, полученные от правообладателя (представителей правообладателя), собственно спорные товары, содержащие, как правило, обозначения относительно места их обращения (места исчерпания исключительного права на товарный знак).

В практике арбитражных судов встречаются случаи, когда контрафактные товары обозначены товарными знаками, заведомо исключающими допущение оригинального происхождения таких товаров.

При производстве по делу № А43−1706/2004/10 520 было установлено, что в гражданский оборот был выпущен товар Ї тормозная жидкость «Роса дот 3». Образцы данного товара, изъятые сотрудниками милиции, возбудившими дело об административном правонарушении, представляли собой серые пластмассовые прямоугольные бутылки емкостью 455 мл с прозрачной жидкостью внутри. На бутылки были нанесены маркировки с обозначением наименования товара: «Роса дот 3», указанием производителя: НПП «Макромер» г. Владимир, даты изготовления (апрель 2002 года) и др. Среди прочего имелись два обозначения: словесное «Роса» и изобразительное: в виде черепахи на фоне автомобильного колеса.

Названные обозначения являются товарными знаками для товаров 01 класса (жидкости для гидравлических систем и тормозные жидкости).

В судебном заседании было установлено, что обозначение спорного товара 01 класса сразу двумя товарными знаками в принципе невозможно: товарный знак в виде словесного обозначения «Роса» на момент предполагаемого изготовления спорного товара, указанного на его этикетке (апрель 2002 года), принадлежал ООО «Макромер-Тосол-Синтез», а товарный знак в виде изображения черепахи на фоне автомобильного колеса, был зарегистрирован за ООО «Тосол-Синтез», производство которого располагалось в г. Дзержинске Нижегородской области. Последнее права на него никому не уступало (не передавало), что подтверждалось представленными свидетельствами на товарный знак (с приложениями).

В данном деле для установления признаков объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, не было необходимости в проведении сравнительных исследований образцов контрафактного товара с оригинальной продукцией. Последняя выпускалась либо в г. Владимир с товарным знаком «Роса», либо в г. Дзержинске с товарным знаком в виде изображения черепахи на фоне автомобильного колеса.

До передачи дела в арбитражный суд заявитель (учреждение милиции общественной безопасности) для целей определения дальнейшей судьбы контрафактной продукции провел исследование ее образцов. Исследование показало, что спорная тормозная жидкость имела низкий (несвойственный для товаров такого рода) показатель активности ионов водорода рН=5,71 (норма 7,5 — 11,5), что свидетельствовало о кислом характер продукта. Кислая среда данной жидкости могла способствовать сильной коррозионной агрессивности и указывала на невозможность использования такой жидкости в тормозной системе автомобиля.

В случае когда признаки объективной стороны правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, состоят в использовании лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, не чужого товарного знака, а сходного с ним до степени смешения обозначения, задача заявителя (административного органа) по доказыванию обстоятельств дела значительно усложняется.

Доказательствами факта нарушения прав правообладателя на товарный знак в этой ситуации будут экспертизы (исследования), иные письменные документы, подтверждающие отождествление у ассоциированных потребителей обозначений, используемых на контрафактных и оригинальных товарах. Отличия обозначений контрафактных и оригинальных товаров могут быть заметны лишь профессионалам, и не влиять на общее восприятие таковых как обозначений, относящихся к товарам одного и того же правообладателя.

Показательными являются дела о привлечении к административной ответственности импортеров кондитерских изделий украинского происхождения, содержащих в обозначении элементы товарных знаков отечественных производителей. В ряде случаев арбитражные суды отказывали в удовлетворении соответствующих заявлений административных органов.

В качестве примера приведем фабулу дела №А43−5258/2008/10−230, рассмотренного Арбитражным судом Нижегородской области, и доводы суда, изложенные в решении по делу.

Признаки правонарушения, квалифицированного административным (таможенным) органом по ст. 14.10 КоАП РФ, состояли в факте ввоза на таможенную территорию РФ в режиме «выпуск для внутреннего потребления» российским лицом (далее — декларантом) товара — карамели «Снежок Конти» (производства Украины, украинский экспортер ООО «Конти-экспорт», г. Донецк, Украина) в количестве 100 коробок, общей фактурной стоимостью 405,5 долларов США.

Поскольку в обозначении ввезенного товара содержалось словесное обозначение «Снежок», являющееся элементом товарного знака, зарегистрированного Российским агентством по патентам и товарным знакам за ОАО Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», г. Москва, по товарам 30 класса (свидетельство № 191 868), должностные лица таможни обратились к правообладателю товарного знака за подтверждением о разрешении его использования в РФ декларантом, осуществившим ввоз спорного товара.