Система охраны товарных знаков в США

В законодательстве США дано такое определение товарного знака: «Товарный знак — это любые слова, имена, символы или обозначения, или любые их комбинации, признанные и используемые производителем или торговцем для обозначения своих товаров и отличия их от таких же товаров, производимых и продаваемых другими лицами». При этом само понятие товарного знака используется в различных смыслах:

• 1) в широком смысле оно касается сферы осуществления неправомерных действий при использовании чужого товарного знака и фирменного наименования, что является любым наименованием, используемым лицом для идентификации своего бизнеса или профессии;
• 2) в более узком понимании — касается только товарного знака;
• 3) в еще более узком понимании — касается символа, который отличается от других обозначений.

Стоит отметить, что фирменные наименования в США не подлежат регистрации. Товарный знак и фирменное наименование должны показывать на происхождение. При этом фирменное наименование указывает на источник деловой активности, а товарный знак — на источник происхождения товара или услуги. Также в США используются сертификационные марки, которые применяются для опознавания регионального происхождения материала, способа изготовления и других характеристик. При этом такая марка используется лицом, не являющимся его владельцем. Еще одной разновидностью марок, применяемых в США, являются коллективные марки, которые являются собственностью организации или ассоциации и идентифицируют членство в них.

Охрана товарного знака возникает на основании:

• 1) прецедентного (общего) права, при этом защита прав устанавливается при использовании знака в процессе торговли внутри страны между штатами;
• 2) регистрации штата (местная регистрация), при этом регистрация осуществляется в одном из штатов в государственном учреждении;
• 3) специальных федеральных законов для знаков определенного вида;
• 4) федеральной регистрации по Закону о товарных знаках США (общенациональная регистрация), при этом регистрация производится Управлением по патентам и товарным знакам США. Данное управление является структурным элементом Министерства торговли США, которое регистрирует торговые знаки и объекты интеллектуальной собственности, а также выдает патенты. На текущий момет данное управление находится в г. Александрии, штат Виргиния.

Необходимо отметить, что из всех перечисленных способов охраны товарного знака, наиболее оптимальным является четвертый способ — федеральная регистрация, которая обладает следующими преимуществами:

• 1) выдается свидетельство собственности на товарный знак;
• 2) правовые споры решаются в федеральных судах;
• 3) регистрация может быть использована как основание для получения регистрации в других странах;
• 4) документы о регистрации могут быть поданы в Таможенную службу США для предотвращения импорта контрафактных товаров иностранного производства.

Для того чтобы получить федеральную регистрацию, компании необходимо подать заявку в Управление по патентам и товарным знакам США. Такую заявку можно подать с помощью Интернета на сайте uspto.gov/teas/index.html.

При этом перед подачей заявки на регистрацию товарного знака компания должна убедиться, что зарегистрированных товарных знаков, сходных с поданным компанией, обозначением по базе данных Управления, но патентам и товарным знакам США и в Государственном реестре не имеется.

Данный поиск позволит избежать:

• — необходимости смены товарного знака;
• — необходимости отзыва существующей изготовленной продукции под чужим товарным знаком;
• — необходимости уничтожения существующей продукции с чужим товарным знаком;
• — ответственности перед владельцем товарного знака за нанесенный ущерб.

Сама заявка на регистрацию товарного знака может быть подана только на его имя, т. е. на имя владельца. Также заявителем может быть лицо, имеющее добросовестное намерение коммерчески использовать товарный знак, если же заявка подается на основании намерения использовать знак в США^[1].

При этом необходимо отличать владельца товарного знака от владельца знака обслуживания. Владельцем товарного знака (за редким исключением) является производитель товаров. А владельцем знака обслуживания — лицо, оказывающее или рекламирующее соответствующие услуги.

Поэтому заявка и выданное на ее основе свидетельство о регистрации считаются недействительными, если в качестве заявителя указан не владелец товарного знака или же лицо, не имеющее права подавать заявку на основании намерения использования. Следует отметить, что заявитель — это то юридическое лицо, которое может выступать истцом или ответчиком в суде, а значит, любая дочерняя структура не может быть заявителем.

Для российских компаний важно знать, что зарубежный производитель товаров, осуществляющий импорт в США с помощью дистрибьютора, является владельцем товарного знака. Лицо, являющееся импортером (дистрибьютором), никаких прав на товарный знак производителя не приобретает. Дистрибьютор может стать владельцем товарного знака лишь в том случае, если стороны заключили договор, в котором оговорена передача прав на товарный знак дистрибьютору. А значит, дистрибьютор не может подать заявку на товарный знак производителя на свое имя без специально оговоренной передачи прав на него от производителя. Такое же положение действует даже если с дистрибьютором был заключен договор исключительной лицензии, кроме того случая, когда правопередача открыто включена в договор. Причем единственным преимуществом передачи такого права может быть возможность подачи в суд иска о нарушении исключительного права на товарный знак. Такой иск может подать только владелец товарного знака, а это сложно сделать, если зарубежный производитель, не имеет собственного представительства на рынке, или же лицензиат — владелец исключительной лицензии.

В остальных же случаях такую правопередачу осуществлять не стоит, поскольку дистрибьютор может стать неуправляемым, начать выдвигать новые условия поставок и оплаты товара, которые могут быть не приемлемыми для российского производителя. Это приведет к разрыву существующих коммерческих отношений (а это сложно будет сделать, поскольку дистрибьютор получил уже права на товарный знак в США), возможной утрате товарного знака, необходимости идти в суд, бороться за возвращение товарных знаков, а также к необходимости искать нового партнера в США.

Вследствие этого в договоре необходимо четко сформулировать, что все товарные знаки импортируемой в США продукции остаются собственностью производителя и ни при каких обстоятельствах не становятся собственностью дистрибьютора. Такой пункт в договоре сделает понятным и открытым тот факт, что производитель никогда не намеревайся передавать дистрибьютору права на товарные знаки в США.

Зарубежному производителю необходимо подать заявку на регистрации товарного знака при выходе на рынок США. Основанием для подачи такой заявки может быть добросовестное намерение коммерческого использования товарного знака в США или фактическое коммерческое использование, если таковое уже началось. Приоритет заявки производителя в патентном ведомстве США по отношению к возможной подаче дистрибьютором заявки на такой же или похожий товарный знак заблокирует заявку дистрибьютора.

Можно проиллюстрировать охрану товарного знака в США следующим примером. Американская компания iCloud Communications, оказывающая услуги в сфере VoIP- телефонии, подала в суд на Apple в незаконном использовании торговой марки iCloud. iCloud Communications полагает, что товары и услуги, которые Apple предлагает под маркой iCloud, «совпадают или тесно связаны» с ее собственными товарами и услугами. Из-за масштабной рекламной кампании, которую Apple проводит в поддержку своего нового сервиса СМИ и пользователи теперь ассоциируют марку iCloud прежде всего с компанией Apple. iCloud Communications требует запретить Apple использовать слово iCloud, а также настаивает на выплате денежной компенсации.

• [1] Елисеева Μ. М. США: Как избежать похищения своего товарного знака? // Патентный проверенный. 2008.