Включение в наименование доменного адреса чужих средств индивидуализации

В основном споры в данной области ведутся в случаях использования средств индивидуализации в средствах адресации (доменном имени).

Использование товарного знака в доменном имени

Например, часто конфликты возникают в связи с использованием товарных знаков или фирменных наименований в доменном имени. Сложность в решение конфликта вносят и различия в территориальных привязках данных объектов. Так, система доменных имен носит общемировой характер, в то же время охрана товарных знаков имеет территориальный характер и непосредственно связана Международной классификацией товаров и услуг. Кроме того, различия связаны и с информативной уникальностью доменных имен, они имеют определенную уникальную последовательность символов и связаны с одним конкретным сайтом, в то время как товарный знак может быть зарегистрирован для различных классов товаров и услуг, соответственно использоваться для товаров разных классов.

Судебная практика определяет следующие основные позиции для доказывания по доменным спорам в случае включения в них средств индивидуализации:

• — принадлежат ли истцу исключительные права на товарный знак;
• — является ли комбинированное обозначение, используемое ответчиком на своем веб-сайте, сходным до степени смешения с комбинированным знаком обслуживания истца;
• — используется ли обозначение для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, т. е. однородных товаров и услуг.

Таким образом, должны выполняться следующие условия: 1) доменное имя было зарегистрировано раньше товарного знака; 2) данные объекты не связаны одинаковыми классами товаров и услуг; 3) доменное имя используется администратором доменного имени, а не просто оплачивается пошлина за сохранение регистрации имени. Тогда при выполнении данных условий действия, связанные с недобросовестной конкуренцией не прослеживаются, что соответственно позволяет доказать правомерность использования доменного имени.

Выполнение первого пункта необходимо для подтверждения приоритета, более ранняя регистрация позволяет опираться на п. 6 ст. 1252 ГК РФ, которая определяет, что в случае, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Под частичным запретом на использование понимается:

• — в отношении фирменного наименования — запрет на его использование в определенных видах деятельности;
• — в отношении коммерческого обозначения — запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Так, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2007, 20.09.2007 № 09АП-10 952/2007;ГК указано, что исходя из п. 3 ст. 1484 ГК РФ включение в доменное имя обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, считается нарушением только в случае применения доменного имени в отношении товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Если домен не используется его владельцем для рекламы или предложения товаров и услуг, на которые зарегистрирован товарный знак, нарушение владельцем домена законных прав и интересов правообладателя товарного знака отсутствует.

Однако существует и другая практика. Так, «G.H. Mumm & Cie» является правообладателем международного товарного знака «MUMM» (регистрационное свидетельство № 505 275), зарегистрированного 19 августа 1986 г. Ш. Д. Юсупов с 24 сентября 2009 г. по 25 декабря 2010 г. (в период рассмотрения данного дела судами трех инстанций) являлся администратором домена mumm.ru. Компания обратилась с иском о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета ответчику использовать товарный знак «MUMM», принадлежащий истцу, в доменном имени mumm.ru в сети Интернет.

По этому делу судами различных инстанций принимались разные решения, и стороны дошли до Высшего Арбитражного Суда РФ, который вынес следующее решение, что согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на РИД является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: 1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; 2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; 3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

У Ш. Д. Юсупова не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени mumm.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения. Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что сайт с доменным именем mumm.ru фактически не использовался им с момента перехода к нему прав по администрированию домена. По сведениям регионального центра Ш. Д. Юсупов 25 декабря 2010 г. (после подачи компанией заявления о пересмотре в порядке надзора обжалуемых судебных актов) передал права по администрированию домена mumm.ru новому администратору — Dilshobek R Dadajanov, зарегистрированному в г. Андижане (Республика Узбекистан), что подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем.

Таким образом, действия Ш. Д. Юсупова по использованию в доменном имени mumm.ru товарного знака «MUMM», принадлежащего компании «G. Н. Mumm & Cie», подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.