Формирование интеллектуальной собственности

В рамках данного этапа на предприятии происходит формирование результатов интеллектуальной деятельности самыми разнообразными способами. Например, путем создания интеллектуальной собственности творческим трудом работника (работников) предприятия в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Статья 1295 ГК РФ предусматривает такое понятие, как «служебное произведение». В ходе правового анализа данной статьи можно сделать вывод, что права использования и распоряжения служебным произведением возникают у предприятия, если такое произведение науки, литературы или искусства создано работником в пределах установленных для него трудовых обязанностей. Однако существует правило трехлетнего использования, согласно которому предприятие должно в течение трех лет со дня предоставления в его распоряжение служебного произведения начать использовать его, распорядиться им, либо сообщить автору о сохранении его в тайне. В случае пропуска трехлетнего срока исключительное право переходит к работнику.

В данной ситуации для получения максимальной прибыли у предприятия возникает обязанность соблюдения указанной в ГК РФ процедуры, которая порождает необходимость произвести большой объем работы по надлежащему управления интеллектуальной собственностью. Прежде всего необходимо отнести РИД к конкретной категории объектов интеллектуальной собственности (идентификация); далее следует одна из основополагающих задач управления интеллектуальной собственностью — обеспечение правовой охраны. Игнорирование данного этапа может повлечь крайне негативные последствия в виде колоссальных убытков для предприятия. Задачи и механизмы правовой охраны ввиду высокой степени их значимости будут рассмотрены ниже более детально. После формирования портфеля интеллектуальной собственности необходимо произвести его оценку.

Оценка интеллектуальной собственности — нс менее важный процесс, который связан с определением стоимости объектов интеллектуальной собственности. В случае планируемого отчуждения объектов интеллектуальной собственности правильное определение такой стоимости напрямую будет влиять на оборот интеллектуальной собственности в рыночной среде. Завышенная или заниженная стоимость напрямую скажется на конкурентоспособности того или иного объекта интеллектуальной собственности.

Постановка интеллектуальной собственности на баланс (в виде нематериальных активов) как следующий этап процесса управления интеллектуальной собственностью таит в себе не мало проблем. Здесь речь идет о различном понятии интеллектуальной собственности и нематериальных активов в бухгалтерском, налоговом аспектах, в международных стандартах и других актах, связанных с закреплением на балансе предприятия готового к использованию объекта интеллектуальной собственности. Только после решения всех вышеназванных задач предприятие может использовать или распоряжаться созданным работником объектом интеллектуальной собственности, что само по себе является сложнейшим управленческим процессом.

Здесь может ошибочно показаться, что для предприятия наиболее простой выход — сохранить произведение в тайне (ноу-хау). Процедура сохранения РИД в тайне менее продолжительна и менее затратная по сравнению с вышеописанной, однако включает в себя комплекс мероприятий, которые, взятые отдельно, не уступают мероприятиям, необходимым для подготовки интеллектуальной собственности для ее использования и распоряжения. Однако необходимо учитывать закрепленное ст. 1295 ГК РФ правило о том, что к работнику переходит право на вознаграждение в случае, когда предприятие приняло решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начало использования этого произведения в указанный срок. Таким образом, в данной ситуации предприятие вынуждено нести расходы на выплату вознаграждения своему работнику вместо того, чтобы получать прибыль от использования данного объекта интеллектуальной собственности. В подобной ситуации необходимо учитывать, что рано или поздно у предприятия возникнет желание использовать или распорядиться созданным работником объектом интеллектуальной собственности, что повлечет необходимость проведения полного цикла процедуры управления интеллектуальной собственностью, причем в ограниченные сроки (так как течение трехлетнего срока не приостанавливается).

Аналогичная вышеописанной позиция содержится в ст. 1370 ГК РФ в отношении изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретения, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора — судом.

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом.

Необходимо отметить важную особенность формирования и использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (ст. 1370 ГК РФ). Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретений, полезной модели или промышленного образца.

Другой случай возникновения прав на РИД — это передача прав по договору (приобретение). В данном случае для эффективного использования созданного РИД необходимо надлежащим образом подойти к процедуре защиты создаваемой интеллектуальной собственности, предусмотреть соглашения о конфиденциальности, санкции за разглашение информации о создаваемой интеллектуальной собственности. Кроме того, при составлении проекта договора необходимо детально подойти к процессу составления технического задания для получения максимального эффекта от уплаченной суммы вознаграждения.

Права на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору подряда или договору на выполнение НИОКР, которые прямо не предусматривали их создание, согласно ГК РФ принадлежат, по общему правилу, подрядчику (исполнителю).

В такой ситуации заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях. Заказчик экономит некоторую сумму денег, которую он бы потратил на приобретение того же патента, однако в таком случае заказчик становится всего лишь пользователем наряду с другими такими же пользователями, в связи с чем нельзя говорить о высокой эффективности данного механизма.

Несмотря на кажущуюся безвозмездность при использовании объектов интеллектуальной собственности, законодатель в полном мере защищает права автора изобретения, который, не являясь патентообладателем, имеет право на вознаграждение в соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ.

С целью избежать подобных казусов, когда в результате договора создается перспективная интеллектуальная собственность, а исключительные права на нее приобретает «случайный изобретатель», стороны должны включать условие о распределении прав на создаваемую интеллектуальной собственности даже в том случае, если имеется хотя бы малая доля вероятности, что в результате выполнения работ по договору подрядчик (исполнитель) может создать объект интеллектуальной собственности. В такой ситуации заказчик меняется с подрядчиком местами.

В случае когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента или исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента либо иного срока, указанного в договоре. В таком случае заказчик находится в более выгодном положении, так как пользователем интеллектуальной собственности является всего одна организация, которая не обязательно будет использовать созданный объект (например, в случае иных предусмотренных видов деятельности компании).

Необходимо отметить особенность создания по договору заказа такого объекта интеллектуальной собственности, как промышленный образец. Право на получение патента и исключительное право на такой промышленный образец принадлежат, по общему правилу, заказчику. Законодатель предусматривает, что подрядчик (исполнитель) вправе использовать такой промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента. Чтобы избежать негативного экономического эффекта от использования инновационной продукции третьими лицами, заказчик должен в договоре предусмотреть запрет на такое использование.

При создании изобретения, полезной модели, промышленного образца необходимо учитывать особенности, имеющие место в результате формирования интеллектуальной собственности при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. При размещении заказа для государственных или муниципальных нужд заказчики должны четко предусматривать, кому будет принадлежать право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, так как по общему правилу, такими правами будет обладать исполнитель.

Однако недостаточно просто включить в проект контракта условие о правообладателе, чтобы вышеназванные права принадлежали Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию. У государственного или муниципального заказчика будет всего шесть месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, для того, чтобы подать заявку на получение патента. В случае пропуска шестимесячного срока, такое право переходит к исполнителю.

Если рассматриваемые права на основании государственного или муниципального контракта принадлежат Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию, законодатель обязывает исполнителя путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту РФ и муниципальному образованию. Речь идет о соглашениях с работниками исполнителя, являющимися авторами изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, заключаемых в соответствии со ст. 1370 ГК РФ. Под соглашениями с третьими лицами понимаются договоры, заключаемые в соответствии со ст. 1371 ГК РФ.

Такая регламентация, с одной стороны, налагает на исполнителя определенные обязанности, так как в этом случае исполнитель должен провести патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011−96 как на начальной, так и на конечной стадии работ, без чего невозможно обеспечить гарантии передачи заказчику результатов интеллектуальной деятельности, не нарушающих чужих патентных прав. С другой стороны, исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц, что может повлечь серьезные затраты государственных и муниципальных заказчиков на компенсацию таких расходов исполнителя.

Участвуя в тендере, будущий исполнитель должен помнить, что даже в случае, если согласно условиям контракта патент будет принадлежать не Российской Федерации, не субъекту РФ и не муниципальному образованию, патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или муниципальных нужд. Таким образом, государственный или муниципальный заказчик обеспечивает публичные интересы. Для более эффективного использования интеллектуальной собственности заказчику необходимо предусматривать порядок взаимодействия между исполнителем и лицом, которое указано заказчиком в качестве пользователя. Такой порядок можно включать в условия контракта либо определять договором о предоставлении безвозмездной неисключительной лицензии лицу, указанному заказчиком (договором в пользу третьего лица). Помимо названного условия в контракт целесообразно включать такие условия, как:

• — эффективное использование исполнителем полученных результатов интеллектуальной деятельности (на своем предприятии или путем предоставления лицензии);
• — предоставление заказчику информации о фактах использования результатов интеллектуальной деятельности (отчеты);
• — контроль заказчиком правомочий исполнителя по распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (отчуждение патента, предоставление лицензии).

В ст. 1373 ГК РФ предусмотрена возможность для государственного или муниципального заказчика предоставлять безвозмездные простые (неисключительные) лицензии на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, патент на которые получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта РФ, исполнителя и муниципального образования. Такая лицензия может предоставляться только в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд с одновременным уведомлением об этом исполнителя. Следует отметить, что данная норма в принципе ограничивает патентную монополию исполнителя, способствуя появлению на рынке конкурентов.

В отношении ноу-хау законодательство содержит четкие нормы, регламентирующие, что исключительное право на секрет производства, полученный при выполнении договора подряда, договора на выполнение НИОКР либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит подрядчику (исполнителю).

Право на служебный секрет производства принадлежит работодателю, причем работник должен обеспечивать конфиденциальность созданного ноу-хау.

Случай перехода исключительного права к другим лицам без договора предусмотрен ст. 1241 ГК РФ, допускается в порядке универсального правопреемства (реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (например, на основании договора залога). Также юридическое лицо может получить объекты интеллектуальной собственности в результате их вклада в уставный капитал предприятия.

Правовое регулирование отношений, связанных с созданием новых РИД, осуществляется преимущественно на основе гл. 38 ГК РФ. В ?. 1 ст. 769 ГК РФ дается определение используемых для этого видов гражданскоправовых договоров. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию. Эти виды договоров могут охватывать как весь цикл выполняемых работ, включающий проведение исследований, позволяющих дать ответ об объективной возможности получения новых материалов, устройств, технологий, так и обеспечивать отдельные этапы выполнения этих работ.

Отношения в сфере заключения и исполнения различными организациями договоров о выполнении НИОКР существуют в гражданском законодательстве достаточно давно, и практика их использования не вызывает особых затруднений.

Полученные исполнителями результаты НИОКР могут представлять собой различные объекты интеллектуальной собственности. Ими могут быть не только информационные ресурсы, но и объекты промышленной собственности (например, изобретения, промышленные образцы и полезные модели), объекты авторского права (например, программы для ЭВМ), опытные образцы созданных исполнителем технических устройств (представляющие собой объекты вещных прав), а также информация, которую заказчик предполагает охранять режимом коммерческой тайны. Достаточно часто в практике встречаются и различного рода сочетания перечисленных выше объектов.

Несомненно, выполнение НИОКР является одним из основных способов создания инновационных продуктов. Эти результаты НИОКР на этапе своего создания обычно относятся к категории неохраняемых РИД, т. е. к неохраняемым информационным ресурсам, представляющим собой первичные результаты проведенных научных исследований. Однако в соответствии с гл. 38 ГК РФ результатом опытно-конструкторских разработок исполнителя может быть и опытный образец техники (объект вещных прав), а также промышленная технология, представляющая собой информационный продукт особой структуры. В соответствии со ст. 769−778 ГК РФ исполнитель НИОКР вправе в соответствии с условиями договора передавать заказчику не только права на созданные объекты интеллектуальной собственности, но также неохраноспособные и прочие РИД, представляющие собой иную информацию (подразумевая информацию, являющуюся коммерческой тайной, и различные иные виды информационных ресурсов, включая обычную общедоступную информацию). В случае, если результаты НИОКР соответствуют законодательно установленным признакам объектов авторского или патентного права, данные исключительные права могут приобретать правовой режим объектов интеллектуальной собственности.

В целом законодательство РФ содержит определенное количество норм, предусматривающих порядок возникновения объектов интеллектуальной собственности. Однако данные нормы закрепляют лишь первый шаг на пути, который необходимо пройти результату интеллектуальной деятельности, чтобы стать эффективным объектом интеллектуальной собственности, приносящим прибыль. Несомненной составляющей для достижения такого эффекта является понимание полной картины управления интеллектуальной собственностью, начиная от понятий объектов интеллектуальной собственности, их юридической природы, заканчивая налоговыми последствиями, возникающими в связи с использованием и распоряжением объектами интеллектуальной собственности.

Каждая вышеназванная составляющая процесса управления интеллектуальной собственностью имеет большое значение для достижения высокого экономического эффекта. Многие руководители предприятий считают, что управление их интеллектуальной собственностью ограничивается правовой охраной, т. е. получением патента. Однако в зависимости от специфики и направления деятельности той или иной компании, целей, которые она преследует при управлении интеллектуальной собственностью, этапы управления интеллектуальной собственностью могут модифицироваться, но каждый должен быть в той или иной степени затронут. Каждый этап включает в себя несколько мероприятий, которые могут быть использованы в совокупности, а могут и взаимоисключать друг друга.

Необходимо отметить особенность первого этапа управления объектами интеллектуальной собственности — этапа формирования. Первый этап многосложной процедуры управления объектами интеллектуальной собственности включает в себя два параллельных механизма — создание объектов интеллектуальной собственности и их приобретение.

При приобретении объектов интеллектуальной собственности происходит некоторый коллапс в процедуре введения их в хозяйственный оборот, а именно: второй и четвертый этапы управления объектами (идентификация и оценка) становятся дополнительно последовательными стадиями первого этапа управления (приобретение). Касательно идентификации интеллектуальной собственности в случае ее приобретения, например по договору, она включает в себя львиную доли работы юристов, проводящих составление и анализ договора отчуждения объекта интеллектуальной собственности. Для подтверждения данного суждения достаточно обратиться к многочисленной судебной практике в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, возникающей как в связи с нарушением действующего законодательства в части использования объекта интеллектуальной собственности, так и в связи с многочисленными спорами, возникающими по причине некорректного составления договора отчуждения интеллектуальной собственности.