Обязательственно-правовые способы распоряжения исключительным правом

Длительное время в отечественном законодательстве не существовало обобщенной категории распоряжения исключительным правом. Иногда в доктрине она подменялась конструкцией «использование права на использование». В частности считалось, что «использование исключительных авторских прав есть одновременно и распоряжение ими»^[1]. Более того, в соответствии с ранее действовавшим законодательством констатировалось, что «авторское право, патентное право, смежные права и права на товарные знаки вообще не знают собирательной категории „распоряжения“ исключительными правами»^[2].

Четвертая часть ГК внесла в содержание исключительного права отвечающее рыночным условиям правомочие распоряжения данным правом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК не предусмотрено иное.

В свою очередь ст. 1233 ГК напрямую предоставляет правообладателю возможность распорядиться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону или существу данного права способом, прежде всего отчуждения права по договору другому лицу. Такой договор именуется договором об отчуждении исключительного права. Второй способ распоряжения исключительным правом проявляется в предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в пределах, установленных лицензионным договором. Различие между двумя указанными договорами состоит в том, что, в противовес договору об отчуждении исключительного права, заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительного права к лицензиату, т. е. к пользователю объекта данного права. Вместе с тем лицензиат вправе уступить часть своих правомочий по использованию объекта другому лицу по сублицензионному договору.

Договоры о распоряжении исключительным правом подчиняются одному из важнейших принципов договорного права о применении к данным договорам общих положений ГК об обязательствах (ст. 307—419 ГК) и о договоре (ст. 420−453 ГК).

Особо следует отметить договор, в котором прямо не указано, что исключительное право передается другой стороне в полном объеме. Такой договор считается обычно лицензионным договором. Исключения, однако, составляют случаи, когда договор заключается в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект — кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный проект, единую технологию.

В договоры об отчуждении исключительного права или лицензионные договоры нельзя включать условия, ограничивающие права гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области творчества или отчуждать исключительное право на подобные результаты другим лицам. Такие условия признаются ничтожными.

Важная особенность присуща залогу исключительных прав. При заключении договора о залоге исключительных прав залогодатель имеет право в течение срока действия данного договора использовать результат или средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на них без согласия залогодержателя. Иное должно быть предусмотрено договором.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право в полном объеме другой стороне (приобретателю). Иными словами, приобретатель исключительного права получает все те правомочия, которые первоначально имел сам правообладатель.

Договор заключается только в письменной форме. Несоблюдение данной формы влечет недействительность договора. В случаях и в порядке, предусмотренных ст. 1232 ГК, переход исключительного права подлежит государственной регистрации.

Как правило, исключительное право отчуждается по возмездному договору. Если иное не предусмотрено договором, приобретатель исключительного права обязан уплатить правообладателю вознаграждение. По общему правилу не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями. Выплата вознаграждения может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических (паушальных) платежей или процентных отчислений от дохода или выручки (роялти), а также в иной форме. Отсутствие в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения означает, что договор не заключен.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если отчуждение исключительного права по договору подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации отчуждения.

Сложная ситуация складывается в случае, когда приобретатель допускает существенное нарушение обязанности по выплате правообладателю в установленный договором срок обусловленного вознаграждения. Как известно, существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В данном случае прежний правообладатель вправе требовать, но суду перевода на себя прав приобретателя исключительного нрава и возмещения убытков, если право уже перешло к приобретателю.

Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Таким образом, предметом договора служит не сам по себе результат или средство индивидуализации, а предоставление (в том числе в будущем) права их использования.

Важное значение в любом лицензионном договоре придается пределам и способам использования объекта предоставляемого по договору права. Например, лицензиат приобретает право только производства продукции по лицензии, или только ее рекламирования, или транспортировки, или распространения и продажи, или всего этого в совокупности. Другой пример: печатная продукция может изготавливаться только литографическим способом (высокой печатью) либо только плоской (офсетной) печатью.

При этом, если какое-либо право использования не указано в договоре, оно не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор обычно заключается в письменной форме. Исключение должно быть прямо предусмотрено в ГК. Кроме того, предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 1232 ГК. Это делается в целях недопущения многократного заключения лицензионного договора на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или одно и то же средство индивидуализации. При этом точно так же, как и в случае с договором об отчуждении исключительного права, несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Одним из существенных условий лицензионного договора является обязательное указание территории, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Несоблюдение этого условия дает лицензиату право осуществлять использование данных достижений на всей территории РФ. Территория использования может быть ограничена, в частности, одним или несколькими субъектами федерации или даже муниципальными образованиями, например, в случае применения патентованного изобретения для локализации какой-либо эпидемии в конкретном регионе, в частности в целях борьбы с птичьим гриппом.

Срок действия лицензионного договора устанавливается, но соглашению сторон. Однако он в любом случае не может превышать срок действия исключительного права на конкретный результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, т. е. на изобретение — 20 лет, на полезную модель — 10 лет, на товарный знак — 10 лет и т. д. Разумеется, в случае допускаемого законом продления срока охраны некоторых объектов интеллектуальной собственности может быть, соответственно, продлен и срок действия соответствующего лицензионного договора (например, на товарный знак или наименование места происхождения товара).

Особо оговорены в законе случаи, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен или прекратилось само исключительное право. В первом случае договор считается заключенным лишь на пять лет, если ГК не предусмотрено иное. В случае же прекращения исключительного права прекращается и лицензионный договор.

За редкими исключениями лицензиат по лицензионному договору обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. При этом не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если ГК не установлено иное.

Закон однозначно признает незаключенным возмездный лицензионный договор, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При этом не допускается применение правил определения цены договора, которые предусматривают оплату договора в указанной ситуации по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги. Эти правила неприемлемы по той простой причине, что передаваемое по лицензионному договору право использования объекта интеллектуальной собственности не относится ни к тому, ни к другому, ни к третьему.

Предметом лицензионного договора служит указание на охраняемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору. В необходимых случаях, например, когда объектом права является изобретение или товарный знак, в договоре должны быть указаны номера документов, удостоверяющих исключительное право на объект интеллектуальной собственности (патент, свидетельство), в том числе в соответствующих случаях даты их приоритета. Кроме того, в договоре должны быть предусмотрены упоминавшиеся или другие способы использования объекта интеллектуальной собственности.

Важное значение имеет стабильность лицензионного договора. Поэтому переход исключительного права на объект интеллектуальной собственности к новому правообладателю не влечет автоматически изменение или расторжение лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Лицензионные договоры делятся на виды в зависимости от соотношения прав лицензиара и лицензиата на использование объекта интеллектуальной собственности: 1) если договор предусматривает предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, такой договор будет именоваться простой (неисключительной) лицензией. Подобная лицензия не пользуется популярностью в деловой практике, поскольку она не создает ее приобретателю (лицензиату) прочных (выгодных) конкурентных позиций; 2) напротив, если лицензионный договор предусматривает предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, то такая лицензия именуется исключительной. В этом случае лицензиар не вправе и сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное. Исключительная лицензия усиливает конкурентные позиции лицензиата и потому пользуется большей популярностью. Разумеется, и стоит она обычно дороже простой лицензии.

Закон исходит из презумпции простого (неисключительного) характера лицензионного договора. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой, т. е. неисключительной.

В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования объектов интеллектуальной собственности могут содержаться условия, предусмотренные п. 1 ст. 1236 для лицензионных договоров разных видов. Например, исключительная лицензия на производство патентованной продукции поможет быть предоставлена только одному лицензиату, а простая лицензия на продажу той же продукции — двум или более лицензиатам.

Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или ГК не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В условиях свободной конкуренции закон стоит на страже интересов как правообладателя (лицензиара), так и лицензиата. Поэтому в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от любых действий, способных затруднить реализацию лицензиатом предоставленного ему права использования объекта интеллектуальной собственности в пределах, установленных договором. Пункт 2 ст. 1237 ГК не предусматривает ответственности лицензиара за нарушение данной обязанности. Очевидно, эта ответственность должна базироваться на общих нормах об ответственности за нарушение договорного обязательства и выражаться в возмещении убытков, причиненных лицензиату.

Что касается поведения лицензиата, то здесь закон более определенен и за целый ряд ненадлежащих действий лицензиата предусматривает установленную ГК, другими законами или договором ответственность за данные действия как за нарушение исключительного права лицензиара на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Имеется в виду использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору.

При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

Как и многие другие договоры (аренда, подряд, комиссия и т. п.), лицензионный договор допускает предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности иному лицу. Условием служит письменное согласие лицензиара. Подобный договор лицензиата с другим лицом именуется сублицензионным договором.

Права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, предоставленные, но данному договору сублицензиату, строго ограничены. Они могут быть предоставлены только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для самого лицензиата. К примеру, издательство, которому по лицензии предоставлено право издания литературного произведения только на русском языке, не вправе заключать сублицензионный договор на издание сублицензиатом того же произведения на иностранном языке.

Пределы прав сублицензиата касаются также и срока его действия. Сублицензионный договор не может заключаться на срок, превышающий срок действия самого лицензионного договора. Поэтому если сублицензионный договор заключен на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, он считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

Более того, есть основания полагать, что если сублицензионный договор заключен спустя какой-то период времени после начала действия лицензионного договора, то срок его действия в любом случае будет короче срока действия лицензионного договора, даже если он заключен на весь оставшийся срок действия последнего.

По традиции, лицензиат как обязанная сторона основного (в данном случае — лицензионного) договора отвечает перед управомоченной стороной (в данном случае перед лицензиаром) не только за свои собственные действия, но за действия сублицензиата. Иное должно быть предусмотрено лицензионным договором.

Точно так же традиционно к сублицензионному договору как производному от лицензионного договора применяются правила о лицензионном договоре, касающиеся, в частности, его существенных условий (предмета, сроков договора, вознаграждения и т. п.) и содержания (т.е. прав и обязанностей лицензиара и лицензиата).

Своеобразием отличается приобретение и использование исключительного права на охраняемый результат интеллектуальной деятельности в случаях, когда указанный результат используется в составе сложного объекта. Под сложным объектом понимается результат интеллектуальной деятельности многих лиц — как физических, так и юридических. Это может быть кинофильм, иное аудиовизуальное произведение (телефильм, слайдфильм и т. п.), театрально-зрелищное представление (спектакль, концерт и т. п.), мультимедийный продукт (радиопередача, телепередача и т. п.), база данных. В состав подобных сложных объектов могут быть включены несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности — произведений науки, литературы, искусства самых разных видов и жанров; изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Лицом, организовавшим создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, может выступать как физическое, так и юридическое лицо различных названий и организационно-правовых форм, таких как кинои телестудии, театры, киноконцертные организации, производственные предприятия, действующие в форме, в частности, хозяйственных товариществ и обществ, государственных и муниципальных унитарных предприятий и кооперативов. Организатор создания подобного сложного объекта, включающего охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, приобретает право использования указанных результатов в договорном порядке. В этих целях используются прежде всего договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор. Они заключаются с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.

При этом если организатор создания сложного объекта приобретает право использования результата, специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, то заключаемый договор считается договором об отчуждении исключительного права, если им не предусмотрено иное. Что касается лицензионного договора, предусматривающего использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, то он заключается на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права, если договором не предусмотрено иное.

Условия конкретных видов лицензионных договоров об использовании тех или иных результатов в составе сложных объектов определяются типами, видами, жанрами используемых результатов конкретной интеллектуальной деятельности. Однако есть одно общее правило, применимое ко всем случаям использования. Оно заключается в недействительности любых условий лицензионного договора, ограничивающих само использование результата интеллектуальной деятельности в составе того или иного сложного объекта.

Точно так же непременным является правило о сохранении за автором любого результата интеллектуальной деятельности, используемого в составе сложного объекта, права авторства и других личных неимущественных нрав на такой результат.

Вместе с тем при использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта лицо, организовавшее создание этого объекта, вправе указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания (имя продюсера, наименование киностудии, поставившей фильм).

Свои особенности присущи приобретению исключительного права и распоряжения им в рамках договора авторского заказа. Раннее данный договор именовался авторским договором заказа. В определение договора авторского заказа в ст. 1288 ГК обозначены его стороны (автор и заказчик) и предмет (создание обусловленного договором произведения науки, литературы или искусства). Будущее произведение может быть выражено на любом материальном носителе или в иной, в частности машиночитаемой форме. При этом материальный носитель произведения, как правило, передается заказчику в собственность. Иное, т. е. передача материального носителя заказчику в пользование, должно быть оговорено соглашением сторон.

Одним из существенных условий договора авторского заказа служит определение судьбы исключительного права на создаваемое по заказу произведение. ГК предусматривает два возможных варианта: 1) отчуждение заказчику данного права и 2) предоставление заказчику нрава использования произведения, которое должно быть создано автором, в установленных договором пределах.

Передачу исключительных прав по договору продажи предприятия как имущественного комплекса предусматривает ст. 559 ГК. В силу п. 2 данной статьи права на коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации предприятия, товаров, работ или услуг продавца, а также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю предприятия, если иное не предусмотрено договором. Хотя об этом не говорится в п. 2 ст. 559 ГК, передача исключительных прав подлежит регистрации в Роспатенте. Передача прав на коммерческое обозначение, индивидуализирующее предприятие и другие исключительные права по договору аренды предприятия предусматривает п. 1 ст. 656 ГК.

Исключительное право может использоваться (и приобретается) также в рамках целого ряда других гражданско-правовых договоров. Оно может предоставляться правообладателем пользователю по договору коммерческой концессии (договору франчайзинга) (ст. 1027—1040 ГК), а доверительному управляющему — передаваться по договору доверительного управления имуществом (ст. 1012—1026 ГК).

Исключительные права могут быть подарены и реализованы при их продаже с публичных торгов в качестве предмета залога. Эти права могут быть также предметом брачного договора. К совместной собственности супругов, согласно законному режиму их имущества, относятся лишь доходы каждого из супругов от использования результатов интеллектуальной деятельности (п. 2 ст. 34 СК). В брачном же договоре супруги вправе установить любой режим собственности (совместной, долевой или раздельной) на все имущество, включая исключительные права каждого из них.

Специфический комплекс правовых оснований служит базой приобретения и использования исключительного авторского и смежного права в рамках коллективного управления ими аккредитованными управляющими организациями. Этот комплекс включает, в частности, договор правообладателя с управляющей организацией о предоставлении последней полномочий по управлению и лицензионные договоры управляющей организации с пользователями о предоставлении им прав, переданных ей правообладателем, на соответствующие способы использования объектов этих прав на условиях простой (неисключительной) лицензии (подробнее см. в параграфе 10.4 настоящего учебника).

Важную новеллу в аспекте распоряжения исключительным правом содержит п. 5 ст. 1233 ГК, действующий с 1 января 2015 г. Суть новеллы сводится к расширению в духе общемировой тенденции сферы применения так называемых свободных лицензий с использованием сети Интернет.

Правообладатель может сделать публично, т. е. путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо вправе использовать данное произведение или данный объект смежных прав на определенных правообладателем условиях.

Заявление делается путем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети Интернет. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за размещение соответствующих заявлений, а также порядок и условия их размещения определяются Правительством РФ.

Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и принадлежащие ему произведение или объект смежных прав.

При отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок считается, что указанный срок составляет пять лет.

При отсутствии в заявлении правообладателя указания на территорию считается, что это территория РФ.

В течение срока действия заявление не может быть отозвано, и предусмотренные в нем условия использования не могут быть ограничены.

Правообладатель не имеет права осуществлять указанные действия при наличии действующего лицензионного договора, по которому предоставляется исключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах. В случае если правообладатель осуществляет данные действия при наличии действующего лицензионного договора, по которому предоставляется возмездная неисключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах, действие такого договора прекращается. Правообладатель, сделавший соответствующее заявление при наличии действующего лицензионного договора, должен возместить убытки, причиненные лицензиату.

Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение или на объект смежных прав нарушено неправомерным размещением заявления, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного права в соответствии со ст. 1252 ГК. Данные положения не применяются к открытым лицензиям, регулируемым ст. 1286.1 ГК (подробнее об этом см. в параграфе 10.2 настоящего учебника).

• [1] Зенин И. А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: учеб.-практ. пособие. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 190.
• [2] Зенин И. А. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прави ноу-хау // Гражданское право: учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп.М., 2006. Т. IV. С. 4.